LA NULIDAD DE LAS MARCAS REGISTRADAS

Desde la entrada en vigor de la modificación a la Ley 17/2001 de Marcas tramitada por el cauce del Real Decreto-Ley 23/2018 se ha dotado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la capacidad de resolver en vía administrativa algunos procedimientos por los que se inste por vía directa la nulidad de una marca previamente registrada.

Entra en vigor el 14 de enero de 2023, según determina la disposición final 7 del citado Real Decreto-Ley, incorporada como Disposición Adicional Primera de la citada Ley de Marcas.

Antes estos procedimientos solo eran competencia de la Jurisdicción Civil (Mercantil) y que, debido a su costosa y compleja tramitación ante los tribunales, estas acciones civiles se iniciaban escasamente.

Esta pretensión de nulidad puede instarla cualquier interesado. Cabe esperar, que muchas de las marcas ya registradas, que guardasen cierta incompatibilidad con un derecho anterior de otro, puedan ser objeto de esta petición de nulidad, con posibilidad de obtener otra marca similar una vez obtenida la nulidad, mediante la vía administrativa, mucho más asequible, y pretendidamente más ágil.

Antes de iniciar el breve análisis sobre el fondo de esta cuestión, hay que dejar razonablemente claro que una marca es un derecho pleno, cuyos límites se establecen por los derechos anteriores que sean concurrentes. Por tanto, no siempre disponer del registro de una marca supone su absoluta validez.

Y así, la tramitación de una marca permite a quien se sienta por ella perjudicado, ejercer el derecho de oposición, fundamentando las razones por las que no debería inscribirse.

Pero, en el caso de que la marca anterior, o el derecho que impediría el registro, no sea llevado ante la Oficina de Marcas mediante el procedimiento de oposición (que además no existe en todos los países, en cuyo caso no será posible), la marca se concederá.

En estas circunstancias, una marca anterior podría verse perjudicada por una marca posterior, que distinga idénticos o muy similares productos, y que concurra en el mercado produciendo efectos de perplejidad, de confusión, de asociación, al atribuirse erróneamente que ambas son procedentes de la misma empresa.

En definitiva, una marca ostenta la totalidad de derechos cuando además de estar registrada, es plenamente «válida». Y es este criterio de validez el que ilumina las posibilidades de nulidad o anulabilidad.

NULIDAD DE PLENO DERECHO DE MARCA REGISTRADA

La nulidad de pleno derecho se da cuando el titular de la marca posterior actúa de mala fe. Es decir, que, conociendo la marca anterior registra esa misma o muy similar, con ánimo de suplantarla en el mercado.

También es nula la marca concedida cuando contraviene las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley de Marcas, a saber, la falta de carácter distintivo, estar formadas por términos genéricos o descriptivos o habituales en el ambiente comercial correspondiente. Cabe como excepción, que haya alcanzado de hecho carácter distintivo. En este caso podría consolidarse.

Según se ha indicado, la posibilidad de instar la nulidad de estas marcas es permanente. No tiene fecha de caducidad, y puede emprenderse por el perjudicado o interesado, respectivamente, en el momento en que se detecte la presencia de la marca.

La nulidad puede ser parcial o relativa si afecta solo alguno de los productos y no la totalidad de la marca.

La nulidad de marcas registradas en España se solicitará a partir del 14 de enero de 2023 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; antes solamente cabía ante los Tribunales de Justicia que continúan teniendo la competencia exclusiva en caso de instar la nulidad por reconvención, o sea como defensa de una demanda por infracción.

ANULABILIDAD DE MARCA REGISTRADA

La Ley de Marcas la define como «nulidad relativa» aquella que vulnera los derechos de titulares de marcas anteriores (sin que medie mala fe), que incluyen los nombres comerciales, los usos extraregistrales, los derechos de distintivos renombrados, los derechos de sociedades mercantiles, los derechos intelectuales, y publicitarios, denominaciones de origen, nombres de personas ilustres o famosas, y similares (lista no exhaustiva).

Procede cuando el titular de una marca anterior incompatible con la posterior, solicita la anulación de la marca antes de terminado el período de cinco años desde la inscripción de la marca anulable.

La nulidad puede ser parcial o relativa si afecta solo alguno de los productos y no la totalidad de la marca.

El procedimiento es el descrito en el último párrafo del título anterior.

LA PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA DEL REGISTRO DE MARCA SUJETA A ANULABILIDAD

Según este principio quien pudo actuar en contra de un derecho de marca que pudiera afectar los derechos registrales adquiridos con anterioridad, no podrá actuar contra quien en el período anterior a dichos cinco años registró de buena fe un distintivo.

En todo caso, la anulabilidad de una marca registrada requiere prueba de validez efectiva de la marca anterior, mediante la prueba de uso para cada uno de los productos que distingue.

Al respecto, resulta muy importante obtener un asesoramiento profesional en todos los casos para el registro de la marca, pues los derechos de una marca nacen por su solicitud, y las deficiencias de aquella petición no tienen subsanación, por lo que la marca podría quedar limitada de derechos frente a posibles otras solicitudes posteriores que solo podrían ser resueltas si se obtuviera lo pretendido, mediante costosos y largos procedimientos judiciales.

En caso de precisar más información sobre esta cuestión, contacte con ABECSA y les resolveremos cuantas dudas tengan.