La caducidad expresa y la caducidad tácita de marcas registradas

Desde la entrada en vigor de la modificación a la Ley 17/2001 de Marcas tramitada por el cauce del Real Decreto-Ley 23/2018 se ha dotado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la capacidad de resolver en vía administrativa algunos procedimientos por los que se inste por vía directa la caducidad por falta de uso de una marca previamente registrada.

Entra en vigor el 14 de enero de 2023, según determina la disposición final 7 del citado Real Decreto-Ley, incorporada como Disposición Adicional Primera de la citada Ley de Marcas.

Antes, este procedimiento solo era competencia de la Jurisdicción Civil (Mercantil) que, por su costosa y compleja tramitación ante los tribunales, estas acciones civiles se iniciaban escasamente.

Debemos recordar que existe una “obligación de uso” de la marca que, si bien no conlleva sanciones económicas, su infracción trae como consecuencia la posible caducidad por el uso que no pueda demostrarse o para los productos que se solicitaran que no puede acreditarse se hayan puesto en el mercado en el último período de 5 años.

Esta pretensión de caducidad por falta de uso o nulidad puede instarla cualquier interesado. Es de esperar, que muchas de las marcas que están en un uso limitado puedan ser objeto de estas peticiones.

También, como es natural, pueden ser instadas libremente para obtener la caducidad de marcas que con presencia registral se hallan sin uso, con posibilidad de obtener otra marca similar una vez obtenida la caducidad mediante la vía administrativa, mucho más asequible, y pretendidamente más ágil.

En este caso, partiremos del hecho de que un titular, empresa, autónomo… persona física, dispone de un registro de marca.

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Y sobre esta marca caben dos escenarios.

• El primero es que la marca esté «correctamente registrada» y esté en uso completo.
• El segundo es que la marca o:
  • Esté registrada de modo estándar
  • La marca en realidad se tiene registrada pero no se usa

En el primero de los casos no hay duda. La marca se entiende registrada, en uso y por tanto plena de derechos y validez. Una marca «correctamente registrada» es una marca cuyo distintivo es el que se dispone en los productos o identifican los servicios, y que los enuncia de forma pormenorizada y precisa.

En un ejemplo, la marca HALANDRO, que se registró para distinguir bañadores, es una marca reputada para estas prendas de baño, y está presente en el comercio. Por tanto, su derecho permanecerá firme.

En el segundo de los casos b), puede surgir un problema cuando la marca tiene un registro estándar. Y vamos a definir ese modo de registro como aquel que -al estar las marcas divididas en una clasificación con una información orientativa- copió los productos de la expresión orientativa (cabecera), cuando no existe coincidencia, o no hay plena exactitud con los productos que expende, que, perteneciendo a la misma clasificación, no están enunciados en la marca.

En el caso a) siguiendo la marca HALANDRO, fue registrada en este ejemplo para distinguir «vestidos, calzados, sombrerería», pero en realidad distingue «bañadores» en el mercado. Es decir, requiere una interpretación extensiva de aquello que fue registrado. No está claro si bañadores son una categoría menos de vestidos. O en cualquier caso, existe duda en esa interpretación. Debilidad o ineficacia del registro.

En el caso b) la marca HALANDRO fue registrada en este tercer ejemplo para distinguir, «Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas; toallas». Pero nunca hubo un producto en el mercado bajo esa denominación. Situación de caducidad latente de la marca.

SITUACIÓN ANTES DEL 14 DE ENERO DE 2023

• Las marcas pueden ser registradas si no reciben oposición y su petición es lícita.
• La oposición a una solicitud de marca permite exigir para su eficacia que la marca está en uso para los productos a los que se opone. (En caso de no acreditarse se trataría de la «CADUCIDAD TÁCITA» solo con respecto a la nueva marca solicitada).
• La no utilización de una marca durante cinco años consecutivos tras su registro podía dar lugar a una tramitación de caducidad por falta de uso solo ante los tribunales. («CADUCIDAD EXPRESA»). A petición de interesado, con eficacia para todos.
• La excepción -eficacia entre las partes- o reconvención -con eficacia para todos- de nulidad por una demanda de infracción de marca se tramita solo ante los tribunales.

 

SITUACIÓN TRAS EL 14 DE ENERO DE 2023

• Las marcas pueden ser registradas si no reciben oposición y su petición es lícita.
• La oposición a una solicitud de marca permite exigir para su eficacia que la marca está en uso para los productos a los que se opone. (En caso de no acreditarse se trataría de la «CADUCIDAD TÁCITA» solo con respecto a la nueva marca solicitada).
• La no utilización de una marca durante cinco años consecutivos tras su registro podía dar lugar a una tramitación de caducidad por falta de uso solo ante la Administración. («CADUCIDAD EXPRESA»). A petición de interesado, con eficacia para todos.
• La excepción o reconvención -con eficacia para todos- de nulidad por una demanda de infracción de marca se tramita solo ante los tribunales.

Considerando que, según el art. 41.2 de la Ley de Marcas, El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad… supone que el registro de una marca requiere de un correcto asesoramiento, una continuada revisión, y un seguimiento o vigilancia de las nuevas solicitudes que puedan alterar su derecho.

En caso de precisar más información sobre esta cuestión, contacte con ABECSA y les resolveremos cuantas dudas tengan.