Registrar Marcas en la Unión Europea

Sistema unitario. Un único registro cubriría todos los países de la UE, extendiéndose automáticamente su protección a los nuevos estados miembros que entrasen en un futuro en la UE.

Solicitud multiclase. Una solicitud de MUE permite la designación de una o varias clases bajo la Clasificación Internacional de Niza de productos y servicios (45 clases), pudiendo especificarse la cabecera de cada clase.

Idiomas. Las cinco lenguas de procedimiento de la EUIPO son el inglés, español, francés, alemán e italiano. Una MUE podrá presentarse en cualquiera de las veinte lenguas oficiales de la UE. Sin embargo, se precisará la designación de un segundo idioma de los 5 anteriores (generalmente elegimos el ES y EN), para ser utilizado como posible lengua de procedimiento de oposición, caducidad o nulidad ante esta Oficina.

Reivindicación de prioridad y antigüedad. El solicitante de una MUE podrá reivindicar tanto su prioridad dentro de los 6 meses desde una solicitud de marca nacional anterior o de un registro en cualquier lugar del mundo como la antigüedad de marcas nacionales en los estados miembros de la UE, siempre que éstas sean exactase idénticas respecto a sus clases de productos y servicios, elementos denominativos o gráficos que sea reivindicados en la solicitud de MUE. Procediendo de este modo, en el futuro no será necesario renovar las marcas nacionales en la UE, tan sólo renovar una única MUE y obtendrás un ahorro significativo en el coste de renovación.

Oposiciones.– Procedimiento de oposición basado en derechos de una MUE o marca nacional anteriores. Puesto a que el sistema de la MUE es paralelo a la legislación nacional de cada estado miembro de la UE, la presentación de una MUE implica algún riesgo, si consideramos que una marca nacional o MUE anterior conflictiva podrá oponerse contra la totalidad de la solicitud de MUE. Si la oposición tuviese éxito, el solicitante entonces perderá toda protección de MUE, aunque podrá convertirla en solicitudes nacionales individuales que mantendrán la misma fecha de presentación y de prioridad o antigüedad que la solicitud de MUE. Es un sistema de todo o nada.

Riesgos. Sin embargo, conlleva algunos riesgos a considerar: si en el peor de los casos, tu solicitud de MUE fuese denegada debido a una oposición basada en una marca nacional, una marca internacional o en una MUE anterior, la denegación también tendría efecto para toda la UE, ya fuese en su totalidad o parcial para algunos productos o servicios. La parte perdedora deberá de correr con las costas del procedimiento (mínimo fijado en 300,00€).

Cambios en el registro. La EUIPO centraliza la inscripción de transferencias de titular, licencias, cambios de nombre y cambios de dirección.

Los servicios de valor añadido que ofrecemos sobre marcas de la UE se resumen seguidamente:

Planificación de tu estrategia. Podemos ayudarte a planear tu estrategia de protección de la propiedad industrial en los territorios de interés, de acuerdo a tus necesidades y presupuesto, pero siempre con objeto de conseguir la protección más amplia posible y a su vez evitar los errores de presentación más frecuentes que pudieran suponer una amenaza a la validez de tus derechos de propiedad industrial en el futuro.

Búsqueda de viabilidad gratuita. Llevaremos a cabo una búsqueda básica gratuita en todos los registros europeos y en la EUIPO o una búsqueda exhaustiva en profundidad para ayudarte a encontrar una marca viable para tu nuevo producto o servicio antes de solicitar la MUE y antes de empezar a usar ese nombre, mediante la comprobación de marcas anteriores que pudieran ser conflictivas con la tuya, revisando si son idénticas o similares. Nuestro servicio de búsquedas previas puede ahorrarle tiempo, costes y esfuerzos innecesarios de diseño y de publicidad así como evadirte de tu responsabilidad legal por usar erróneamente un nombre muy similar al de una marca registrada de otra persona, asesorando sobre el posible riesgo de infracción por hacer uso de un signo concreto.

Presentación. Presentaremos la solicitud de MUE en tu nombre si estuviese disponible, previendo los aspectos relevantes y la forma correcta en la que debe solicitarse: las clases de productos y servicios, diseño, colores, etc. Tenemos tarifas fijas para presentaciones y seguimiento de marcas de la UE en la EUIPO de forma que podrá prever los costes estimados de protección en Europa.

Seguimiento. Haremos un seguimiento de la solicitud de la marca española hasta la resolución final, informándote debidamente de toda comunicación oficial que recibamos de la EUIPO, junto con nuestro asesoramiento preliminar sobre cada paso a seguir, si fuese necesario, y enviándote las publicaciones y avisos de todos los plazos a tener en cuenta, incluyendo recordatorios y vencimientos de la próxima renovación.

Defensa. – Acciones oficiales. Si tu marca ha sido suspendida de oficio por la Oficina Europea (EUIPO) por defectos en las formalidades o si un tercero se opusiera, estudiaremos los motivos alegados de oposición o la relevancia y las diferencias de tu signo respecto del derecho anterior en que se ha basado la oposición y presentar la contestación a la Oficina dentro del plazo establecido en defensa de tu derecho, siguiendo la estrategia adecuada para asegurar el éxito deseado y se obtenga el registro y con ello una protección de tu marca sólida y efectiva. También prestamos un asesoramiento si desea oponerse a una solicitud conflictiva, mediante la preparación del escrito de oposición y las alegaciones necesarias respaldando la acción. Podremos pedirte que nos facilite detalles o pruebas pertinentes, hechos o evidencias para ser alegadas durante el intercambio de observaciones durante el procedimiento de oposición o recurso. – Litigios. En procedimientos de infracción de derechos de marca, podremos representar y defender ya sea el demandante o bien al demandado ante los Tribunales españoles y europeo.

Servicios de vigilancia. Te ofreceremos el servicio de vigilancia, manteniéndonos atentos a lo que terceros intentan registrar. Si detectásemos una nueva solicitud publicada que fuese conflictiva o incompatible con tu derecho anterior, seguidamente, te enviaremos un aviso proponiéndote la oposición dentro del plazo disponible.

Otras acciones. Podremos gestionar cualquier asunto asociado a marcas de la UE como la inscripción de licencias, cambios de nombre y transferencias de titularidad.

Representación ante la EUIPO. ¡Estaremos encantados de ser tu agente! Pregúntanos acerca de nuestra representación y los servicios incluidos. Si la solicitud de MUE fuese objetada por la Oficina o impugnada por oposición, el solicitante podrá ser requerido para que nombre a un representante europeo autorizado para responder válidamente al rechazo provisional; si éste no tuviera domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Unión Europea.

Todo el proceso de la MUE podrá durar unos seis meses hasta la concesión para casos directos. Si surgiesen objeciones oficiales o terceros se opusieran a la solicitud, podrá durar más tiempo considerando el intercambio de observaciones entre el oponente (oposición) y el solicitante (defensa) hasta que la Oficina acuerde una decisión. La solicitud de MUE podrá utilizarse en Europa antes del registro.

1. Presentación de la solicitud de MUE. La solicitud deberá incluir la identificación del titular, la representación gráfica del signo o texto en caracteres estándar, así como la lista de productos o servicios de las clases de Niza y que son objeto de la solicitud de MUE. La fecha de presentación de una solicitud de MUE conferirá al solicitante un derecho provisional sobre el signo distintivo mientras está siendo examinado y sigue el procedimiento obligatorio.
2. Examen formal. Una vez presentada la solicitud de MUE, sus formalidades serán examinadas en cuanto a su clasificación, denominación,etc. El examinador de la EUIPO podrá señalar posibles objeciones sobre sus requisitos formales. En tal caso, se notificará al solicitante de la ausencia de requisitos formales, dándote un plazo de dos meses para subsanar la objeción señalada o para presentar las alegaciones en defensa.
3. Búsqueda y notificación de derechos anteriores. Si la solicitud de MUE recientemente presentada fuese similar o idéntica a una MUE ya existente, la Oficina notificará tan solo al titular del derecho anterior de la próxima publicación de su MUE, dándole un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación para oponerse a la nueva solicitud si lo desease. Si ningún titular de MUE o nacional anterior formulase oposición, la marca procederá a concederse en todos los estados de la UE. Una solicitud de MUE no será rechazada por la EUIPO basándose en una marca anterior, pero sí realizará una búsqueda de marcas y mandará el resultado al solicitante. Esta búsqueda será basada sólo en las marcas de la UE presentadas o registradas, pero nunca notificará al titular de un derecho anterior de marca nacional registrada en las diferentes Oficinas nacionales de Europa, aun siendo estos registros paralelos y pudiendo entrar en conflicto con el Registro de la UE.
4. Publicación y plazo de oposición. Si una oposición fuese presentada en el plazo de tres meses después de su publicación, el procedimiento podrá extenderse a casi dos años para permitir el intercambio de observaciones entre el oponente y el solicitante. Tanto la oposición como las observaciones en contestación deberán estar debidamente argumentadas y en algunos casos el uso de la marca oponente deberá estar debidamente probado. El resultado de una decisión podrá dar lugar a una limitación de los productos o servicios de la MUE solicitada o en una denegación parcial o total de la solicitud.
5. Registro. Si no hubiera oposición de ninguna MUE o nacional anterior y no surgiesen otras objeciones oficiales o, si las hubiese y como consecuencia de la decisión de la EUIPO, éstas se defendieron con éxito o fueron debidamente superadas o subsanadas, la MUE se concederá en la totalidad de los estados de la UE por diez años desde la fecha de solicitud. La concesión se publicará en el Boletín de Marcas de la UE y la EUIPO emitirá el certificado de registro en PDF. Esta concesión podrá ser recurrida dentro de los dos meses siguientes a la notificación de registro.
6. Denegación. La solicitud de marca de la UE podrá ser rechazada en su totalidad o en parte por la oposición de una marca previa, ya sea nacional o de la UE o si hubiese sido objetada por la EUIPO. Contra esta decisión cabe posibilidad de presentar recurso ante la Oficina, en el plazo de dos meses desde la notificación de la decisión. – Transformación. Si la solicitud de MUE fuese denegada por motivos relativos de denegación en uno o en más estados de la UE, es posible convertir la solicitud de MUE en solicitudes de marcas nacionales individuales para todos o algunos de los estados restantes de su elección mediante el pago de una tasa de transformación.

El Reglamento Nº 2015/2424 entró en vigor el 23 de marzo de 2016, modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) y cambió el nombre la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que se convirtió en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), y la marca comunitaria (MC) se convierte en la marca de la Unión Europea (MUE). Hay varios cambios a tener en cuenta, a saber:

Cambios en las tasas. Hay una disminución general de las tasas para nuevas solicitudes y los de renovación de los registros existentes. Costes de solicitud. La tasa oficial ya no cubrirá hasta tres clases. Actualmente, la tasa base incluirá una sola clase que siendo ahora más barata, la solicitud de una segunda clase es la misma que la antigua tasa oficial y sólo si se incluye una tercera o más clases es cuando las tasas oficiales aumentarán pero no de forma significativa con respecto a la antigua tasa adicional. Tasas de renovación. Las tasas de renovación se han reducido de manera significativa y afectan en particular a aquellas MUE en varias clases. Otras tasas. Las oposiciones, recursos y acciones de cancelación se han reducido levemente.

Registro de nuevos tipos de marcas. Se hace más fácil el registro de aquellas marcas inusuales o no convencionales y sus características, como los hologramas, las marcas animadas, iconos digitales o sonoras, ya que las marcas de la UE ya no tienen por qué ser representadas gráficamente, si su materia objeto de protección es clara, precisa, fácilmente accesible y objetiva.

Identificación de productos y servicios – Cabeceras de la clase de Niza. De acuerdo con la sentencia del caso IP TRANSLATOR C-307/10IP de 2012, todas las marcas de la UE que incluyan la cabecera de clases sólo protegerán el significado literal de los productos y servicios especificados en su cabecera y ya no cubrirá todos los productos de esa clase. Por tanto, algunas marcas que especifican la cabecera de una clase deberán evaluarse para comprobar que los productos y servicios comercialmente relevantes estén incluidos de manera clara y precisa o en su caso deberá considerarse una protección adicional para cubrir todos los productos y servicios de interés. Para este fin, la Oficina proporcionará un período de transición de seis meses desde el 23 de marzo de 2016 (hasta el 23 de septiembre, 2016) para aquellas marcas presentadas antes de 22 junio de 2012 puedan presentar una declaración según el artículo 28 para revisar el alcance de la especificación de la cabecera de una clase con el fin de definir de forma clara y precisa los términos adicionales más allá del significado literal de la cabecera de la clase no mencionados expresamente en la solicitud original de marca, eligiéndolos de una lista de términos de la clasificación de Niza vigente en la fecha de cuando su solicitud fue presentada.

Fecha de renovación. A partir de ahora, la fecha de expiración de la renovación de 10 años deberá de calcularse desde el aniversario de la fecha de presentación de la MUE y deberá ser renovada en el plazo de seis meses antes de dicho vencimiento. Por tanto, este período ya no se extenderá hasta el final del mes de su aniversario.

Prevención del tránsito de mercancías falsificadas. Los titulares de marcas de la UE y de marcas nacionales en países la UE podrán tomar medidas y evitar que terceros transporten mercancías falsificadas dentro de la Unión Europea mediante el embargo de los productos, incluso cuando dicha infracción tenga lugar fuera de la UE y los productos no sean comercializados en ningún estado miembro de la UE.

Defensa basada en nombre propio. La defensa en base a un nombre propio ahora sólo servirá para las personas físicas, pero ya no servirá para las empresas como defensa ante infracciones que invoquen que el uso de una marca es el mismo que el de su nombre corporativo.

Otras reformas. Se han introducido otros muchos cambios relevantes en el Reglamento, como el registro de las marcas de garantía, que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas puedan servir de base para una oposición, los plazos de la prueba de uso en oposiciones y cancelaciones, el plazo de oposición para Registros internacionales que designan a la UE, la creación de un centro de mediación por la EUIPO con el objetivo de resolver controversias amistosamente, entre otros.

Una marca internacional que designa la UE (Protocolo de Madrid) tendrá el mismo efecto legal que una MUE como si ésta hubiera sido presentada directamente ante la EUIPO, ya que deberá seguir el mismo proceso y cumplir con requisitos similares. La Oficina Internacional OMPI requerirá a la EUIPO, tal y como hace con todas las oficinas nacionales, que un rechazo provisional basado en motivos absolutos o en una oposición de terceros, sea notificado a la OMPI en el plazo estándar de 12 meses, y la OMPI notificará al solicitante de esta incidencia junto con el plazo determinado por la Oficina para remediar cualquier defecto o para presentar sus observaciones en defensa al rechazo provisional del RI que designa la UE. Si surgiese alguna objeción durante el examen de oficio, o si constase oposición presentada por otro en el plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud, la EUIPO rechazará provisionalmente la protección de la marca en la UE, y podrá ser defendida, generalmente dentro de los dos meses siguientes a la notificación del rechazo provisional.